Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r., II GSK 872/15

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r., II GSK 872/15

Sentencja

1 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędzia del. WSA Ewa Cisowska-Sakrajda Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych A. S.A. z siedzibą w W. oraz B. GmbH z siedzibą w K., [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 252/14 w sprawie ze skarg C. S.A. w W. oraz B. GmbH z siedzibą w K., [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego oddala skargi kasacyjne

Uzasadnienie

2 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 7 listopada 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 252/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi A. S.A. z siedzibą w W. oraz B. GmbH z siedzibą w K., [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego słowno-graficznego DER GRÜNE PUNKT o numerze [...] z dniem [...] marca 2002 r.

3 Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że w dniu [...] lutego 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek D. S.A. z siedzibą w K. o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego DER GRÜNE PUNKT o numerze [...], udzielonego na rzecz B. GmbH z siedzibą w K. [...].

4 Znak ten stanowi dwie strzałki kontrastowe względem siebie - jedna w kolorze czarnym, druga biała, obie wpisane w okrąg. Nad nim widnieje napis "DER GRÜNE PUNKT". Znak jest przeznaczony do oznaczania towarów i usług w klasach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42.

5 Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca podał art. 30 ust. 1 i art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.). W ocenie wnioskodawcy, w wyniku działań i zaniedbań uprawnionego – B. sporny znak towarowy jest rozpowszechniony wśród różnych przedsiębiorców w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie przez niego funkcji oznaczania pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy. Znak ten uległ degeneracji w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, do oznaczania których był przeznaczony, stał się bowiem wyłącznie nośnikiem informacji w handlu, że produkty opatrzone tym znakiem podlegają odzyskowi. Ponadto wnioskodawca podniósł, że ani uprawniony ani licencjobiorca począwszy od daty uznania skutków rejestracji międzynarodowej spornego znaku (tj. od czerwca 1998 r.) nie byli producentami ani też dystrybutorami towarów, do sygnowania których przeznaczony był sporny znak towarowy i jako tacy nigdy nie wprowadzali do obrotu na terenie Polski produktów z tym znakiem. Zdaniem wnioskodawcy, sporny znak nie jest i nigdy nie był postrzegany przez odbiorców jako znak wskazujący na pochodzenie towarów nim oznaczonych z konkretnego źródła. Jednocześnie znak ten po rejestracji utracił zdolność indywidualizacji podmiotu, od którego pochodzą usługi odzysku.

6 Decyzją z dnia [...] kwietnia 2007 r. Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji międzynarodowej spornego znaku towarowego.

7 Następnie wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1961/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił powyższą decyzję, podkreślając, że organ dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a. i art. 77 § 1 k.p.a. - poprzez pominięcie istotnych w sprawie okoliczności dotyczących oceny interesu prawnego wnioskodawcy. Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy uznając brak interesu prawnego skarżącej w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji spornych znaków w odniesieniu do tzw. klas "towarowych" nie przeprowadził wystarczająco pogłębionej analizy przedmiotu i specyfiki działalności prowadzonej przez tę spółkę.

8 W piśmie z dnia [...] marca 2009 r. wnioskodawca podtrzymał swój wniosek, uzupełniając jego podstawę prawną o art. 169 ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p. i stawiając zarzut nieużywania wyżej wymienionego znaku towarowego, a także wprowadzania odbiorców w błąd przez ten znak.

9 Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] października 2013 r. wydaną m.in. na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 w zw. art. 15215 p.w.p. stwierdził wygaśnięcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego słowno-graficznego DER GRÜNE PUNKT z dniem [...] marca

10 2002 r.

11 Organ powołał się na treść art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. i stwierdził, że używanie znaku towarowego rozumiane jako wykonywanie prawa ochronnego musi być używaniem rzeczywistym, tzn. znak winien być używany w obrocie gospodarczym względem towarów w taki sposób, aby możliwe było powstanie i dalsze istnienie asocjacji pomiędzy nim a towarem. Używanie musi mieć na celu odróżnianie towarów uprawnionego oraz dotyczyć towarów wskazanych w rejestrze, a więc być zgodne z zasadą specjalizacji.

12 Zdaniem organu, z przedłożonych przez uprawnionego do akt sprawy dokumentów nie wynika, że sporny znak towarowy był używany przez licencjobiorców na podstawie zawartych umów licencyjnych, w taki sposób, aby odróżnić towary i/lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy. Sporny znak towarowy był zamieszczony z tyłu opakowań towarów oznaczonych znakami towarowymi różnych przedsiębiorców. Sporny znak występuje tam wśród różnych innych oznaczeń informacyjnych, np. znaku "CE" (Conformité Européenne), czy znaku "B", potwierdzającego, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. W ocenie organu, ta okoliczność świadczy o tym, że sporny znak towarowy nie był zamieszczany na tych towarach w celu ich odróżniania od towarów innych przedsiębiorców. Zatem nie można uznać, że taki sposób zamieszczenia spornego znaku towarowego na różnorodnych produktach pochodzących od różnych producentów spełnia przesłankę używania znaku towarowego w jego funkcji w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Powyższe znajduje potwierdzenie na stronie internetowej licencjobiorcy, na której podano, że "znak towarowy "Zielony punkt" (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez C. S.A.", co świadczy o tym, iż celem znaku, nie jest wskazywanie na pochodzenie towarów. Organ podniósł, że także jeśli chodzi o usługi, uprawniony i licencjobiorca nie przedstawili dowodów, które wskazywałyby na używanie spornego znaku towarowego.

13 Organ uznał, że nieużywanie znaku towarowego stanowi samoistną i wystarczającą przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. W związku z czym zbędne było badanie, czy w rozpatrywanej sprawie spełnione zostały także inne, wskazane przez wnioskodawcę, przesłanki stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji międzynarodowej spornego znaku towarowego określone w art. 169 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

14 Ponadto Urząd Patentowy RP stwierdził, że nie jest zasadny zarzut niedopuszczalności rozszerzenia wniosku o dodatkowe podstawy prawne. Żadne przepisy nie ograniczają bowiem wnioskodawcy co do możliwości przywołania nowych podstaw prawnych złożonego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji poprzez przywołanie nowych, dodatkowych podstaw prawnych.

15 C. S.A. i B. wniosły skargi na powyższą decyzję. Zdaniem C. S.A., organ błędnie przyjął, że jedynie używanie znaku towarowego w funkcji oznaczenia pochodzenia może zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., pomimo iż obowiązkowi takiemu zadość czyni również używanie znaku towarowego w funkcji gwarancyjnej lub reklamowej, które nie były badane w ramach postępowania (co skutkowało przedwczesną oceną, że znak towarowy nie był używany). Organ uznał również nieprawidłowo, że umieszczenie znaku towarowego z tyłu opakowania wśród oznaczeń informacyjnych świadczy o tym, że znak towarowy nie był zamieszczony na towarze w celu jego odróżniania od towarów innych przedsiębiorców.

16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 listopada 2014 r., wydanym na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia

17 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", oddalił skargi.

18 W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji odwołał się do stanowiska doktryny i judykatury odnoszącego się do definicji pojęcia "używanie" znaku towarowego i stwierdził, że używanie musi być rzeczywiste i związane z udostępnianiem konkretnych towarów lub usług odbiorcom. Używanie musi mieć na celu odróżnianie towarów uprawnionego (musi być niedwuznaczne) oraz dotyczyć towarów wskazanych w rejestrze, a więc być zgodne z zasadą specjalizacji.

19 Sąd I instancji podkreślił, że bezspornie ani uprawniony ani licencjobiorca począwszy od daty uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej spornego znaku nie byli producentami ani też dystrybutorami towarów, do sygnowania których przeznaczony był sporny znak towarowy i nigdy nie wprowadzali do obrotu na terenie Polski produktów opatrzonych tym znakiem. Co więcej, znak ten nigdy nie był wykorzystywany w związku z towarem lub usługą, w odniesieniu do których udzielone zostało na niego prawo z rejestracji, zaś uprawniony nie wykazał, aby kiedykolwiek zachodziła przesłanka używania spornego oznaczenia w funkcji odróżniania towarów bądź usług pochodzących od określonego producenta (usługodawcy).

20 W ocenie Sądu I instancji, zasadne jest stanowisko organu, że o używaniu znaku towarowego w rozumieniu przepisów p.w.p., a zwłaszcza art. 154 można mówić jedynie, gdy używanie to pozostaje w związku z towarem lub usługą, do oznaczania których został dany znak przeznaczony. Pogląd ten dotyczy również funkcji reklamowej czy gwarancyjnej znaku. Funkcje te realnie wykonywane być mogą również jedynie w asocjacji do towarów i usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak. Używanie znaku w funkcji gwarancyjnej czy reklamowej nie ma bowiem na celu reklamowania samego znaku czy jakości znaku lecz funkcje te realizowane są w stosunku do towarów i usług, które znakiem mają być oznaczane. Takiego używania znaku uprawniony jednak nie wykazał.

21 W ocenie Sądu I instancji, dopuszczalne było uzupełnienie podstawy prawnej wniosku o art. 169 ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p. Zdaniem Sądu, do zakończenia postępowania spornego wnioskodawca ma prawo formułować podstawy prawne swego żądania i w sytuacji, gdy uprawniony z rejestracji ma pełną możliwość odnieść się i wypowiedzieć co do ewentualnych zmian bądź modyfikacji, nie zostaje naruszony jego interes.

22 A. S.A. oraz B. GmbH złożyły od wyroku WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 252/14 skargi kasacyjne.

23 A. S.A. wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

24 Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie:

25 1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. poprzez nieuwzględnienie skargi pomimo naruszenia przez Urząd Patentowy prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, i naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

26 2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15215 i art. 154 p.w.p., polegające na błędnej wykładni i w konsekwencji niewłaściwym zastosowaniu poprzez błędne przyjęcie przez Sąd za Urzędem Patentowym, że jedynie używanie znaku towarowego w funkcji oznaczenia pochodzenia może zostać uznane za rzeczywiste używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., pomimo iż obowiązkowi takiemu zadość czyni również używanie znaku towarowego w funkcji gwarancyjnej lub reklamowej, które nie były badane w ramach postępowania przed Urzędem Patentowym RP (co skutkowało przedwczesną oceną, że znak towarowy nie był używany) - nie istnieje żaden przepis prawa, który dyskryminowałby którąkolwiek z wyżej wymienionych funkcji znaku towarowego w kontekście wymogu jego używania w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., a pojęcie używania znaku należy interpretować w związku z art. 154 p.w.p., zgodnie z którym używanie znaku polega między innymi na posługiwaniu się nim w celu reklamy;

27 3) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15215 p.w.p., polegające na błędnej wykładni i w konsekwencji niewłaściwym zastosowaniu poprzez błędne przyjęcie przez Sąd za Urzędem Patentowym, że umieszczenie znaku towarowego z tyłu opakowania (np. na kontretykiecie butelki) wśród oznaczeń informacyjnych świadczy o tym, że znak towarowy nie był zamieszczony na towarze w celu jego odróżniania od towarów innych przedsiębiorców, bo tę funkcję spełniają konkretne indywidualne znaki towarowe tych przedsiębiorców zamieszczone na opakowaniach tych przedsiębiorców, oraz jednoczesne naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 8, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 1 i 3 k.p.a. w zw. 256 ust. 1 p.w.p., poprzez akceptację przez Sąd postępowania Urzędu Patentowego polegającego na niewyjaśnieniu dlaczego i na podstawie jakich dowodów, w szczególności badań, Urząd przyjął, że tak użyte znaki towarowe nie spełniają funkcji oznaczenia pochodzenia oraz brak precyzyjnego wskazania, jakich konkretnych dowodów dotyczy takie ustalenie Urzędu (przykładowe wskazanie 3 towarów i użycie nieprecyzyjnego określenia "i inne"), co uniemożliwiało kontrolę merytoryczną rozstrzygnięcia Urzędu;

28 4) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15215 p.w.p., polegające na błędnej wykładni i w konsekwencji niewłaściwym zastosowaniu poprzez błędne przyjęcie przez Sąd za Urzędem Patentowym, że międzynarodowy znak towarowy nie był używany przez licencjobiorców na podstawie zawartych umów licencyjnych, czyli za zgodą uprawnionego – B. GmbH - w sposób rzeczywisty dla towarów i usług objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony na terytorium Polski;

29 5) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. w zw. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez zaakceptowanie przez Sąd błędnego ustalenia Urzędu Patentowego w decyzji, że w odniesieniu do przykładów używania znaku towarowego przez licencjobiorców "sporny znak towarowy nie był zamieszczany na tych towarach w celu ich odróżniania od towarów innych przedsiębiorców, bo tę funkcję spełniają konkretne, indywidualne znaki towarowe tych przedsiębiorców zamieszczone na opakowaniach tychże towarów, takie jak m.in. Chianti, Clatronic czy Samsonite", pomimo iż w aktach administracyjnych brak dowodów na takie intencje podmiotów umieszczających znak - licencjobiorców lub takie postrzeganie umieszczonego znaku towarowego na opakowaniu przez odbiorców, co miało istotny wpływ na ocenę przedstawionych przez skarżącą dowodów używania znaku towarowego;

30 6) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. w zw. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez zaakceptowanie przez Sąd błędnego ustalenia Urzędu Patentowego w decyzji, że używanie znaku towarowego przez niektórych licencjobiorców na tylnych częściach opakowań obok oznaczeń informacyjnych nie ma na celu odróżniania towarów ze względu na informację na stronie internetowej: "Powyższe znajduje potwierdzenie na stronie internetowej licencjobiorcy, na której licencjobiorca wskazuje, że "znak towarowy "Zielony punkt" (Der Grune Punkt) umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez C. S.A.", co ewidentnie świadczy o tym, iż celem tego znaku, nie jest wskazywanie na pochodzenie towarów", pomimo iż w aktach administracyjnych brak dowodów na to, że odbiorcy postrzegali znak towarowy na opakowaniu przez pryzmat tej informacji, co więcej - że w ogóle znali tę informację;

31 7) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 10 § 1, art. 75 § 1 oraz art. 78 § 1 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., polegające na zaakceptowaniu przez Sąd naruszenia ww. przepisów k.p.a. przez Urząd Patentowy RP, który ich nie zastosował poprzez niedopuszczenie wnioskowanych przez skarżącego dowodów, w szczególności opakowań towarów licencjobiorców i dowodów potwierdzających ich wprowadzenie do obrotu, które mogły przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie były sprzeczne z prawem, a w szczególności niedopuszczenie dowodów z zeznań świadków na mającą znaczenie dla sprawy okoliczność używania międzynarodowego znaku towarowego i, w efekcie, naruszył zasadę prawdy obiektywnej, zasadę pogłębiana zaufania i zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu - wnioskowane dowody potwierdziłyby, że znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty;

32 8) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 8 oraz art. 80 k.p.a. w zw. 256 ust. 1 p.w.p., polegające na zaakceptowaniu przez Sąd naruszenia ww. przepisów k.p.a. przez Urząd Patentowy RP, który przekroczył granice swobodnej oceny dowodów poprzez dowolną ocenę materiału dowodowego, w szczególności dowolne przyjęcie, że międzynarodowy znak towarowy nie był używany w sposób rzeczywisty i pominięcie dowodów dotyczących używania międzynarodowego znaku towarowego, przy czym ze względu na jedynie przykładowe odniesienie się przez Sąd, a wcześniej Urząd, do kilku dowodów a brak konkretnego pozwalającego na ich identyfikację odniesienia się do kilkuset pozostałych dowodów, nie sposób ustalić dlaczego Urząd nie uwzględnił konkretnych dowodów zaoferowanych przez strony, a Sąd taką praktykę zaakceptował.

33 W skardze kasacyjnej B. GmbH wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości.

34 Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego:

35 a) na skutek błędnej wykładni art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zakresie pojęcia "nieużywania znaku w sposób rzeczywisty":

36 aa) przez ograniczenie zakresu pojęcia "rzeczywistego używania" znaku towarowego wyłącznie do przypadków użycia znaku objętych definicją legalną w art. 154 p.w.p. - z równoczesnym uznaniem definicji legalnej w art. 169 ust. 4 p.w.p., a w szczególności art. 169 ust. 4 pkt 4 p.w.p., za jedynie "wskazówkę", choć status normatywny tej definicji legalnej nie różni się formalnie od tamtej;

37 bb) przez całkowite i bezwarunkowe uzależnienie pojęcia "rzeczywistego używania" znaku towarowego od definicji legalnej w art. 154 p.w.p., której celem i funkcją normatywną nie jest ustalenie sensu pojęcie "rzeczywistego używania" znaku dla art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., lecz innego przepisu;

38 cc) przez nieuwzględnienie, że pojęcie "rzeczywistego używania" na tle art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. ma charakter autonomiczny pod względem jego celu, zakresu oraz charakteru i dlatego przepis art. 154 p.w.p. dla ustalenia pełnego sensu tego pojęcia może mieć jedynie charakter pomocniczy, a jego przydatność jest ograniczona;

39 dd) przez uznanie, że "rzeczywiste używanie" znaku towarowego wymaga kreacji na rynku w świadomości odbiorców "odbić" związku znaku z konkretnym towarem i uznanie, że istnienie takich "odbić" (cokolwiek to znaczy) stanowi kryterium prawne oceny "rzeczywistego używania" znaku towarowego w kontekście art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.;

40 ee) przez merytoryczne nieuwzględnienie, w toku ustalania znaczenia pojęcia "rzeczywistego używania" znaku towarowego, treści art. 169 ust. 4 p.w.p., lecz jedynie ograniczenie się do czysto formalnego odnotowania istnienia tej regulacji i zakwalifikowania jej jako li tylko "wskazówki" pośród innych (a przecież przepis ten, w tym art. 169 ust. 4 pkt 4 p.w.p., ma status pełnoprawnej definicji legalnej bezpośrednio i wprost odnoszącej się do art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.);

41 ff) przez uznanie, że używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego wspólnego (zwykłego albo gwarancyjnego) nie stanowi "rzeczywistego używania" znaku towarowego, gdy pełni funkcję jakościową względem różnorodnych towarów rożnych przedsiębiorców, a towary te są równolegle opatrywane indywidualnymi znakami towarowymi tych przedsiębiorców i ów znak wspólny widnieje z tyłu opakowań pośród oznaczeń informacyjnych;

42 b) na skutek zastosowania art. 154 p.w.p. jako "normy" zasadniczej i pierwszoplanowej dla oceny sprawy nieużywania znaku towarowego z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.;

43 c) na skutek zastosowania art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w rezultacie i jako podsumowanie oceny sprawy nieużywania znaku towarowego z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

44 Ponadto skarżąca postawiła zarzut naruszenia przepisów postępowania:

45 a) na skutek zastosowania art. 151 p.p.s.a. i niezastosowania art. 145 § 1 pkt 1

46 lit. c) p.p.s.a., pomimo że zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP wydana została z naruszeniem przepisów art. 7, 11 § 1, 78 § 1, 80 k.p.a.:

47 aa) przez pominięcie okoliczności faktycznej posiadania przez sporny znak towarowy statusu znaku towarowego wspólnego, zgodnie z rejestrem międzynarodowym;

48 bb) przez pominięcie okoliczności faktycznego używania spornego znaku towarowego w charakterze wspólnego znaku towarowego;

49 cc) przez dokonanie oceny używania spornego znaku towarowego bez uwzględnienia specyfiki funkcji odróżniającej znaków wspólnych;

50 dd) przez dokonanie oceny używania spornego znaku wspólnego w typowej dla takich znaków funkcji jakościowej jako wykluczającej automatycznie możliwość realizacji przez ten znak funkcji odróżniającej (pochodzenia) i równocześnie przejaw niedbalstwa uprawnionego;

51 ee) przez odmowę uwzględnienia wniosków dowodowych w zakresie używania wspólnego znaku towarowego na tej podstawie, że bezsporne jest używanie takiego znaku, a przedmiotem sporu jest jedynie sposób ich używania;

52 ff) przez zaniechanie oceny "rzeczywistego używania" znaku towarowego jako splotu (całokształtu) rozmaitych aktów użycia tego znaku i towarzyszących okoliczności, a jedynie poprzestanie na ocenie poszczególnych dowodów w oderwaniu od kontekstu pozostałych dowodów;

53 gg) przez pominięcie dowodów pośrednich w postaci artykułów prasowych oraz dotyczących "patronatu";

54 b) na skutek wydania orzeczenia z naruszeniem art. 3 § 1 p.p.s.a. i art. 1 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 134 § 1 p.p.s.a., a także art. 134 § 2 p.p.s.a. przez dokonanie oceny sprawy w fazie wyrokowania na podstawie przepisu art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p.;

55 c) na skutek zastosowania art. 151 p.p.s.a. i niezastosowania art. 145 § 1 pkt 1

56 lit. c) p.p.s.a., pomimo że zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP wydana została z naruszeniem przepisów art. 255 ust. 1 pkt 31 p.w.p. i art. 255 ust. 1-2 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 p.w.p. oraz art. 170 ust. 1 p.w.p. i art. 172 zdanie 2 p.w.p. przez uznanie, że wniosek w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego z powodu jego nieużywania może zostać złożony jako "uzupełnienie" innego wniosku w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony znaku z powodu utraty znamion odróżniających, którą wszczęto na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p. (lub art. 25 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 326 pkt 2 p.w.p.).

57 W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca przedstawiła obszerną argumentację na poparcie postawionych zarzutów, podnosząc m.in., że brak rozumienia istoty i funkcji znaków wspólnych spowodował akceptację w zaskarżonym wyroku błędnych ocen faktycznych i zaniechań w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy przed Urzędem Patentowym. Całkowicie pominięto okoliczność faktycznego używania spornego znaku towarowego w charakterze wspólnego znaku towarowego, dokonując oceny tego używania tak, jakby był to znak indywidualny. W konsekwencji, nie uwzględniono specyfiki funkcji odróżniającej znaków wspólnych.

58 Organ nie skorzystał z uprawnienia do złożenia odpowiedzi na skargi kasacyjne.

59 Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

60 Skargi kasacyjne nie zasługują na uwzględnienie.

61 Obydwa podmioty wnoszące skargę kasacyjną postawiły zaskarżonemu wyrokowi szereg zarzutów naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. Zasadniczo chodzi jednak o wykładnię i zastosowanie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W myśl zaś art. 15215 p.w.p., do stwierdzenia wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 169 -172 stosuje się odpowiednio, jednakże termin, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, biegnie od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" o uznaniu jego ochrony.

62 Zdaniem skarżących kasacyjnie, umieszczenie znaku towarowego "Der Grüne Punkt" na opakowaniach towarów w klasach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42, świadczy o tym, że znak ten był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

63 W pierwszej kolejności wypada zauważyć, że kwestia używania spornego znaku nie budzi wątpliwości. Organ i Sąd I instancji nie kwestionowały bowiem okoliczności, że sporny znak towarowy był umieszczany na opakowaniach towarów. Można zatem powiedzieć, że stan faktyczny co do samego używania znaku, ustalony przez organ i zaakceptowany przez Sąd I instancji, nie jest kwestionowany przez strony wnoszące skargi kasacyjne. Sporny jest natomiast sposób używania znaku. Używanie w charakterze znaku towarowego, a więc nadawanie mu funkcji właściwych znakom towarowym.

64 W tej kwestii podstawowej znaczenie ma interpretacja pojęcia "rzeczywistego" używania znaku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji dokonał prawidłowej wykładni tego pojęcia. Nie są zasadne zarzuty, że Sąd oparł tę interpretację wyłącznie na treści art. 154 p.p.s.a., nie uwzględniając dostatecznie art. 169 ust. 4 tej ustawy. Chociaż pojęcia: używania znaku towarowego i rzeczywistego używania znaku towarowego nie są tożsame, nie można mówić o rzeczywistym używaniu znaku, jeżeli ten znak nie jest używany zgodnie z jego podstawową funkcją odróżniającą. A zatem rzeczywiste używanie znaku to coś więcej, a nie mniej, niż używanie znaku. W konsekwencji aby rozstrzygnąć o rzeczywistym używaniu znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 należy w pierwszej kolejności ustalić, że znak ten był w ogóle używany, a więc czy zostały spełnione przesłanki z art. 154 p.w.p.

65 Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p., znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Odróżnienie towarów pod względem ich pochodzenia jest niejako naturą znaku towarowego. Znak towarowy ma bezpośrednio odnosić się do określonego towaru (usługi) i ma wskazywać na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy; ma budować skojarzenia pomiędzy towarem a przedsiębiorcą, tak aby konsument kierując się tymi skojarzeniami mógł dokonać wyboru towaru pochodzącego od tego, a nie innego przedsiębiorcy. Inaczej mówiąc - podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów pod względem ich pochodzenia od określonego przedsiębiorcy.

66 Znak towarowy "Der Grüne Punkt" został zarejestrowany jako wspólny znak towarowy. Była już o tym mowa, że nie budzi wątpliwości fakt umieszczania tego znaku na opakowaniach towarów. Jednakże samo umieszczenie oznaczenia na towarze nie nadaje mu funkcji znaku towarowego, tak jak sam sposób usytuowania oznaczenia na towarze (z tyłu opakowania) nie pozbawia go tej funkcji.

67 W rozpatrywanej sprawie używanie spornego znaku nie można uznać za rzeczywiste używanie znaku towarowego ze względu na funkcję, jaką mu w ramach tego używania przypisano. Nie spełnia on funkcji znaku towarowego w rozumieniu wyżej przedstawionym. Nie niesie bowiem przekazu dotyczącego bezpośrednio towaru, na którym jest umieszczony, lecz informuje jedynie o pewnych właściwościach czy cechach samego opakowania towaru, o tym, że opakowanie nadaje się do odzysku i recyklingu i może być tym zabiegom poddane. Nieprzypadkowo znak ten został przeznaczony do oznaczania bardzo szerokiego spektrum towarów i usług, obejmującego prawie wszystkie grupy towarów klasyfikacji nicejskiej. Warto zauważyć, że jak przyznał pełnomocnik skarżącej na rozprawie w dniu 8 listopada 2016 r. ze znaku towarowego "Der Grüne Punkt", korzysta na podstawie sublicencji udzielonej przez spółkę A. kilka tysięcy (znaczna liczba) przedsiębiorców. Uzasadnia to tezę, że nie chodzi tu o towary nim oznaczane lecz o ich opakowania.

68 Te ustalenia i oceny nie budzą wątpliwości, jako że znajdują oparcie w materiale dowodowym sprawy. Potwierdzają je również informacje podawane do publicznej wiadomości m.in. przez spółkę A. Np. na stronie [...] można spotkać informację, że podstawowym warunkiem otrzymania licencji na omawiany znak jest realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znak ten sygnalizuje więc konsumentowi, że opakowanie nadaje się do odzysku i istnieje możliwość usunięcia opakowania, na którym znak jest umieszczony. W tym przekazie informacyjnym nie występuje towar lub usługa lecz samo opakowanie. Opakowanie nie jest zaś towarem, ponieważ przedmiotem obrotu jest towar umieszczony w opakowaniu oznaczonym tym znakiem.

69 Konstatacja, że sporny znak towarowy nie był używany zgodnie z podstawową funkcją przypisaną znakom towarowym (nie był rzeczywiście używany) ponieważ używano go w celu informowania o pewnych właściwościach opakowania towaru, daje podstawę do nieuwzględnienia zarzutów skargi kasacyjnej dotyczących używania tego znaku jako wspólnego znaku towarowego. Według art. 136 ust. 1 p.w.p. wspólny znak towarowy jest przede wszystkim znakiem towarowym. Z rzeczywistym używaniem wspólnego znaku towarowego będziemy więc mieć do czynienia, gdy spełnione zostaną przesłanki jego używania jako znaku towarowego.

70 Nie są również zasadne zarzuty nieuwzględnienia przez organ i Sąd I instancji znaczenia funkcji gwarancyjnej lub reklamowej spornego znaku towarowego przy ocenie jego rzeczywistego używania. Należy przede wszystkim podkreślić, że obie te funkcje są pochodne, pozostają w związku z funkcją podstawową, czyli odróżniającą znaku towarowego. Oznacza to, że wymagania rzeczywistego używania znaku towarowego nie spełnia używanie tego znaku wyłącznie w reklamie czy też wyłącznie promowanie samego znaku w celu budowania przekonania o pozytywnych walorach towarów lub usług nim oznaczanych, jednakże w oderwaniu od tych towarów lub usług. Słusznie zatem zauważył Sąd I instancji, że używanie znaku towarowego w taki sposób musi odnosić się do konkretnego towaru lub usługi, dla których ten znak jest przeznaczony.

71 Nie mógł zostać wreszcie uwzględniony zarzut dotyczący rozszerzenia przez zgłaszającego wniosek o stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego powołanych we wniosku podstaw wygaśnięcia. Brak jest przesłanek do uznania, że wnioskodawca nie ma prawa dokonać modyfikacji swojego wniosku poprzez tego rodzaju rozszerzenie. Należy zauważyć, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego nie musi być złożony w określonym w ustawie terminie, stąd możliwa jest jego późniejsza zmiana, o ile umożliwiono stronom postępowania spornego odniesienie się do zarzutów, co w niniejszej sprawie miało miejsce.

72 Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. oddalił skargi kasacyjne jako niemające usprawiedliwionych podstaw.