Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2016 r., II GSK 2312/14

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lutego 2016 r., II GSK 2312/14

Sentencja

1 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędziowie NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Krystyna Anna Stec Protokolant Beata Cisek - Chojnacka po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej H. Spółki z o.o. w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2482/13 w sprawie ze skargi H. Spółki z o.o. w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

2 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2482/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę H. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

3 Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że w dniu [...] kwietnia 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek przedsiębiorstwa I. z siedzibą W., Wielka Brytania o unieważnienie, na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej jako p.w.p.) w zw. z art. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – dalej jako u.z.t.) i art 6 septies Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. Nr 9, poz. 51), prawa ochronnego na znak towarowy słowny [...] nr [...], przeznaczony do oznaczania towarów w klasie dezodorantów osobistych. Sporne prawo wyłączne na ten znak zostało udzielone w dniu [...] października 1996 r., z pierwszeństwem od dnia [...] marca 1994 r., na rzecz przedsiębiorstwa V. s.c. Z. B., D. L. z Z. Na podstawie umowy sprzedaży praw z rejestracji znaków towarowych z dnia [...] września 1998 r. uprawnionym do znaku jest H. Sp. z o.o.

4 Wnioskodawca stwierdził, że od lat 90-tych działa na rynku producentów kosmetyków, przy czym największą popularnością cieszą się wyroby ze znakiem [...]. W Polsce ich dystrybutorem był Z. B. i D. L., wspólnicy s.c. V. z Z. Uprawniony będąc świadomy, że znak jest własnością innego przedsiębiorstwa, a także pomimo przygotowań do podpisania umowy dystrybucyjnej, zgłosił sporny znak towarowy, co zdaniem wnioskodawcy, należy uznać za postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, któremu towarzyszy zła wiara uprawnionego polegająca na działaniu nielojalnego agenta, który bez zezwolenia osoby uprawnionej do wyłącznego używania znaku towarowego w innym państwie rejestruje ten znak na swoją rzecz.

5 Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. oddalił wniosek, powołując się na treść art. 161 p.w.p., zgodnie z którym w zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego (ust. 1). Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu (ust. 2). Organ podniósł, że wnioskodawca wiedział o fakcie zgłoszenia przez uprawnionego spornego znaku towarowego już w 1998 r., tj. w dwa lata po udzieleniu ochrony i na prawie siedem lat przed dniem złożenia wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy. Przedłożone materiały dowodowe nie potwierdzają zaś, aby wnioskodawca podjął wobec uprawnionego jakiekolwiek działania sprzeciwiające się używaniu przez niego znaku towarowego. Skoro wnioskodawca zgłosił znak w dniu [...] lipca 2001 r. i otrzymał tymczasową odmowę uznania skutków rejestracji międzynarodowej ze względu na ważną rejestrację znaku spornego [...] nr [...], to oznacza, że wiedział o braku możliwości uzyskania prawa wyłącznego na znak.

6 W związku z powyższym organ stwierdził, że wystąpienie z wnioskiem po upływie pięciu lat używania przez uprawnionego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest możliwe. Według organu, pomimo że art. 165 ust. 2 p.w.p. stanowi, iż ograniczenia w zakresie występowania z wnioskiem o unieważnienie rejestracji nie mają zastosowania, jeśli prawo z rejestracji zostało uzyskane w złej wierze, to należy uznać, iż art. 161 ust. 2 p.w.p. stanowi lex specialis wobec tego przepisu, ponieważ odnosi się bezpośrednio do konkretnej sytuacji zaistniałej pomiędzy stronami postępowania.

7 Jednocześnie odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t., zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, organ stwierdził, że w dacie zgłoszenia spornego znaku, tj. [...] marca 1994 r. wnioskodawca nie dysponował prawami autorskimi o charakterze majątkowym do znaku [...], ponieważ te uprawnienia zostały przeniesione na jego rzecz dopiero [...] stycznia 2005 r.

8 I. złożyła na tę decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., który wyrokiem z dnia 5 maja 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 121/09 uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu Sąd podał, że zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p., zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem w życie p.w.p. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, którymi są przepisy ustawy o znakach towarowych z 1985 r. Zdaniem Sądu, żądanie unieważnienia prawa musi odwoływać się do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia prawa. Skoro rejestracja spornego oznaczenia, na skutek zgłoszenia z dnia [...] marca 1994 r., nastąpiła w dniu [...] października 1996 r., to do oceny zgodności z prawem uzyskania rejestracji mają zastosowanie przepisy u.z.t. Z drugiej strony oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy p.w.p., będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 p.w.p.

9 Sąd podkreślił, że wnioskodawca rejestrację spornego znaku w kraju pochodzenia otrzymał dopiero w dniu [...] września 1999 r., a ochrona międzynarodowej rejestracji trwa od dnia [...] lipca 2001 r., w sytuacji gdy zgłoszenie znaku przez wspólników spółki cywilnej V. miało miejsce w dniu [...] marca 1994 r. Biorąc pod uwagę treść art. 153 ust. 1 p.w.p., w którym wyjaśniono pojęcie występujące w art. 161 p.w.p. "osoby uprawnionej do wyłącznego używania znaku", Sąd stwierdził, że za osobę uprawnioną do wyłącznego używania znaku należy rozumieć osobę posiadającą zarejestrowany znak towarowy, co w niniejszej sprawie, w dacie złożenia wniosku o rejestrację, nie miało miejsca. Zdaniem Sądu, ustalenia faktyczne dokonane przez organ w toku postępowania spornego były niewystarczające do przyjęcia, że wnioskodawca posiadał prawo wyłączne do spornego znaku w dniu [...] marca 1994 r. Jeśliby nawet przyjąć zgodnie z art. 6 septies Konwencji paryskiej, że w art. 161 p.w.p. chodzi o "właściciela znaku", to organ nie dokonał wystarczających ustaleń w tym zakresie.

10 Jednocześnie, powołując się na art. 8 pkt 1 u.z.t., który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku sprzecznego z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, Sąd stwierdził, iż spółka V., w osobach wspólników Z. B. i D. L., od 1993 r., a więc jeszcze przed datą zgłoszenia spornych znaków do rejestracji, utrzymywała kontakty handlowe z firmą brytyjską, będąc następnie na podstawie umowy dystrybucyjnej z lipca 1994 r. dystrybutorem na terenie Polski m.in. kosmetyków pod nazwą [...]. W 1998 r. Z. B. poinformował swojego kontrahenta, że wystąpił o rejestrację znaków [...] i że rejestracja taka została dokonana. Zdaniem Sądu, w zakresie przesłanki złej wiary organ dokonał prawidłowej oceny, iż uprawniony miał pełną świadomość, że znaki przysługują innemu podmiotowi. Zgłosił, zatem do rejestracji cudzy znak i uzyskał prawo ochronne. W ocenie Sądu, powyższe działanie było działaniem w złej wierze i jako takie stanowiło kwalifikowaną postać działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

11 Sąd nakazał organowi dokonanie ustalenia, czy według stanu na dzień zgłoszenia można było postawić uprawnionemu zarzut naruszenia 8 pkt 2 u.z.t., w szczególności, czy skarżącemu w dacie rejestracji przysługiwały autorskie prawa majątkowe.

12 Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt II GSK 779/09 oddalił skargę kasacyjną H. sp. z o.o. od powyższego wyroku, zgadzając się ze stanowiskiem WSA w W., iż w art. 161 ust. 1 i 2 p.w.p. jest mowa o "osobie uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie", a zatem o osobie, której przysługuje prawo do wyłącznego używania płynące z odpowiedniej decyzji władz publicznych (organu patentowego) danego kraju. Za takim rozumieniem "osoby uprawnionej" przemawia zwłaszcza treść art. 153 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem wnioskodawca w dacie zgłoszenia przez wspólników s.c. "V." na swoją rzecz spornego znaku towarowego, tj. w dniu [...] marca 1994 r., nie był osobą uprawnioną w rozumieniu art. 161 p.w.p.

13 W ocenie NSA, Sąd I instancji prawidłowo uznał, że dotychczasowe ustalenia Urzędu Patentowego nie pozwalały na ocenę, iż wnioskodawca był w dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji ([...] marca 1994 r.) właścicielem tego znaku w rozumieniu art. 6 septies Konwencji paryskiej. Samo stwierdzenie wnioskodawcy, że był właścicielem spornego znaku mogło zostać uznane za niewystarczające, skoro stwierdzenie to nie zostało poparte odpowiednimi dowodami.

14 Naczelny Sąd Administracyjny zaakceptował również stanowisko Sądu I instancji, zgodnie z którym ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego.

15 Rozpatrując ponownie sprawę, Urząd Patentowy RP po przeprowadzeniu postępowania w trybie spornym, decyzją z dnia [...] grudnia 2012 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy [...]. W uzasadnieniu powołał się na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 maja 2009 r., który potwierdził prawidłowość dokonanej przez organ oceny przesłanki zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, w rozumieniu art. 8 pkt 1 u.z.t., gdyż uprawniony miał pełną świadomość zgłoszenia znaku przysługującemu innemu podmiotowi i jego używania w obrocie gospodarczym. Działanie takie stanowi kwalifikowaną postać postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, stąd też w badanej sprawie organ nie znalazł możliwości zastosowania ograniczeń w rozpoznaniu sprawy, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1-3 p.w.p.

16 W ocenie organu, Wojewódzki Sąd Administracyjny zakwestionował w istocie tylko rozstrzygnięcie w części dotyczącej zastosowania przepisu art. 161 p.w.p., stanowiącego odpowiednik art. 6 septies Konwencji paryskiej, w związku z treścią art. 315 tej ustawy. Ponadto na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu [...] sierpnia 2011 r. wnioskodawca złożył oświadczenie, że podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t., w zakresie zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze oraz udzielenia prawa ochronnego na ten znak z naruszeniem przysługujących wnioskodawcy praw autorskich.

17 Analizując oprócz kwestii złej wiary możliwość wystąpienia także przesłanki z art. 8 pkt 2 u.z.t., organ nie stwierdził, aby wnioskodawca dysponował prawami autorskimi o charakterze osobistym i majątkowym do nazwy spornego znaku towarowego w dacie jego zgłoszenia, a zatem podniesione w tym zakresie zarzuty zostały uznane za niezasadne.

18 Od tej decyzji uprawniony ze znaku wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w W., zarzucając jej naruszenie art. 8 pkt 1 u.z.t i podnosząc, że w sprawie może mieć zastosowanie wyłącznie art. 161 p.w.p. w zw. z art. 6 septies Konwencji paryskiej, gdyż stan faktyczny sprawy odpowiada w pełni hipotezie tego przepisu, a organ dokonał nieprawidłowej wykładni normy art. 8 pkt 1 u.z.t. na tle art. 161 p.w.p. Przepisy te, w ocenie skarżącego, przy uwzględnieniu reguł intertemporalnych nie mogą być stosowane równolegle i w stanie faktycznym badanej sprawy należy przyznać prymat normie art. 161 p.w.p.

19 Sąd I instancji, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", oddalił skargę.

20 W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji powołał się na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 maja 2009 r., w którym Sąd stwierdził m.in., że w sprawie nie znajduje zastosowania art. 161 p.w.p., w związku z czym stwierdzone fakty podlegają ocenie prawnej zgodnie z art. 8 pkt 1 oraz 2 u.z.t. Sąd potwierdził w ten sposób prawidłowość dokonanej przez organ oceny wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 8 pkt 1 u.z.t., tj. zgłoszenia znaku w złej wierze naruszającego w istotny sposób zasady współżycia społecznego. Jednocześnie zauważył, że nie była przedmiotem badania przez organ kwestia wystąpienia (bądź nie) przesłanek określonych w pkt 2 art. 8 u.z.t., tj. naruszenia w wyniku rejestracji znaku towarowego praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

21 Sąd I instancji podzielił stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w wyroku z dnia 23 września 2010 r., zgodnie z którym art. 8 pkt 1 u.z.t. dotyczy przesłanek materialnoprawnych rejestracji znaku (niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia), natomiast art. 161 ust. 1 i 2 p.w.p. dotyczy samego wniosku (żądania) unieważnienia prawa ochronnego. Jest przy tym oczywiste, że jeżeli zachodziłyby przesłanki wymienione w art. 161 ust. 2 p.w.p., to nie zachodziłaby potrzeba badania przesłanek materialnoprawnych do unieważnienia prawa z rejestracji, o jakiej mowa w art. 8 pkt 1 w zw. z art. 29 u.z.t.

22 H. Sp. z o.o. zaskarżyła wyrok WSA w W. z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 2482/13 w całości skargą kasacyjną, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu, ewentualnie o jego uchylenie w całości i rozpoznanie skargi, a także o zasądzenie kosztów postępowania.

23 Spółka zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego, tj. art. 8 pkt 1 u.z.t., poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, w następstwie przyjęcia, że wymieniony przepis:

24 - ma zastosowanie także w sytuacji, gdy dany znak towarowy jest zgłaszany przez osobę związaną z uprawnionym do tego znaku (za granicą) stosunkiem agencji (przedstawicielstwa) lub podobnym stosunkiem handlowym, pomimo do tego rodzaju sytuacji - w stanie faktycznym niniejszej sprawy - może mieć zastosowanie wyłącznie art. 161 p.w.p. w zw. z art. 6 septies konwencji, którego zastosowanie zostało ogólnie uwzględnione w tej sprawie,

25 - może mieć zastosowanie również w sytuacji, gdy podmiot, bez zgody którego zgłaszany jest (w złej wierze) znak towarowy do Urzędu Patentowego, nie ma statusu szeroko rozumianego "właściciela" (uprawnionego) do znaku towarowego, pomimo że warunkiem stwierdzenia tego rodzaju zgłoszenia znaku towarowego jest stwierdzenie przynależności prawnej tego znaku do określonej osoby.

26 W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podkreśliła, że art. 8 pkt 1 u.z.t. - przy uwzględnieniu reguł intertemporalnych - nie może mieć zastosowania do sytuacji, które obecnie podlegają normie art. 161 p.w.p. Nie może mieć zatem zastosowania w niniejszej sprawie. Nie jest dopuszczalne równoległe stosowanie obydwu wymienionych przepisów, gdyż art. 8 pkt 1 u.z.t. ma zastosowanie jedynie do sytuacji, w których zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze nie dotyczy zgłaszającego, który jest agentem (przedstawicielem) uprawnionego do tego znaku za granicą.

27 W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania – I. wniosła o jej oddalenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

28 Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

29 Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

30 Zasadniczy zarzut stawiany w skardze kasacyjnej sprowadza się do twierdzenia, że w rozpoznawanej sprawie, wbrew stanowisku organu oraz Sądu I instancji, nie mógł znaleźć zastosowania art. 8 pkt 1 u.z.t., zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zdaniem skarżącej spółki, wniosek o unieważnienie znaku towarowego powinien natomiast zostać rozpatrzony na podstawie art. 161 p.w.p., dotyczącego zgłoszenia znaku towarowego albo uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie.

31 Wnoszący skargę kasacyjną zdaje się nie zauważać, że powyższe zagadnienie zostało już rozstrzygnięte wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 121/09 oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt II GSK 779/09, którym oddalono skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

32 W obydwu wymienionych wyrokach sądy administracyjne jednoznacznie przesądziły, że w sprawie nie znajduje zastosowania art. 161 p.w.p., gdyż wnioskodawca nie może zostać uznany za osobę uprawnioną do wyłącznego używania znaku w rozumieniu tego przepisu. Sądy uznały natomiast, że działanie zgłaszającego znak towarowy przedsiębiorstwa V. s.c. Z. B., D. L. z Z., było działaniem w złej wierze, co obligowało organ do unieważnienia zgłoszonego znaku towarowego na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t.

33 Urząd Patentowy RP, rozpatrując ponownie wniosek I. o unieważnienie znaku towarowego, wziął pod uwagę wskazania zawarte w wydanych uprzednio w rozpoznawanej sprawie orzeczeniach i unieważnił znak towarowy wyłącznie z powodu zaistnienia przesłanki określonej w art. 8 pkt 1 u.z.t. Organ był do tego zobligowany treścią art. 153 p.p.s.a., zgodnie z którym ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

34 W myśl art. 153 p.p.s.a., również Wojewódzki Sąd Administracyjny, w W., rozpoznając skargę od decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2012 r. był związany przytoczoną wyżej oceną prawną wyrażoną w wyrokach WSA w W. i NSA.

35 Z tej przyczyny nie może być uznany za uzasadniony zarzut skargi kasacyjnej, który w gruncie rzeczy opiera się na całkowicie odmiennej ocenie prawnej niż wyrażona w wydanych uprzednio w niniejszej sprawie wyrokach sądów administracyjnych.

36 Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.